Registrar una marca en Uruguay no es suficiente para mantenerla indefinidamente. Desde el 1° de enero de 2019, el uso efectivo de la marca es una obligación legal: si no se utiliza dentro de los plazos establecidos, cualquier tercero con interés legítimo puede solicitar su cancelación. En este artículo te explicamos cómo funciona este régimen, qué se considera «uso» y cómo podés proteger tu registro.
¿Desde cuándo es obligatorio usar la marca?
La obligatoriedad del uso surge de dos normas complementarias. Por un lado, el art. 6 del Decreto N°277/2014, que estableció las bases del sistema. Por otro, el art. 178 de la Ley N°19.149, que dio nueva redacción al art. 19 de la Ley de Marcas (Ley N°17.011) e incorporó expresamente la acción de cancelación por falta de uso.
Esta reforma alineó a Uruguay con los estándares internacionales en materia marcaria, donde el principio «use it or lose it» —usá tu marca o perdela— es una regla ampliamente aceptada.
¿Cuándo puede cancelarse una marca por falta de uso?
El art. 19 de la Ley de Marcas establece dos causales de cancelación:
- A) Falta de uso inicial: cuando la marca no fue utilizada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada dentro de los cinco años siguientes a la fecha de concesión del registro o de su renovación.
- B) Interrupción del uso: cuando el uso fue interrumpido por más de cinco años consecutivos.
La causal A pone el foco en quién debe usar la marca (el titular o alguien autorizado por él). La causal B pone el foco en la dimensión temporal: el uso debe ser continuo; una interrupción prolongada habilita la cancelación aunque la marca haya sido utilizada en el pasado.
La acción de cancelación debe presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) y puede ser iniciada por cualquier persona que acredite un interés directo, personal y legítimo. La DNPI no actúa de oficio: no cancela marcas por iniciativa propia ni exige una declaración de uso al momento de la renovación.
¿Qué se considera «uso» de la marca en Uruguay?
El uso debe ser público y efectivo. El Decreto N°277/2014 (que modificó el art. 35 del Decreto N°34/999) define cuándo se configura la obligación de uso: los productos o servicios deben estar disponibles en el comercio dentro del territorio nacional, en la cantidad y modalidad que corresponda según la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios y las formas habituales de comercialización.
La norma también reconoce otros supuestos que configuran uso válido:
- El empleo de la marca en productos destinados a la exportación desde el territorio nacional.
- Su uso en relación a servicios prestados desde Uruguay hacia el exterior.
- El uso de la marca como nombre comercial, siempre que se aplique sobre los productos, sus envases o en directa relación con los servicios amparados por el registro.
¿Quién puede usar la marca para mantener el registro vigente?
La ley es amplia en este punto. El uso puede ser realizado no solo por el titular del registro, sino también por un licenciatario o cualquier otra persona autorizada por el titular. Esto otorga flexibilidad a modelos de negocio basados en licencias, franquicias o distribución autorizada.
Cancelación parcial: ¿se puede cancelar solo algunas clases?
No. La normativa uruguaya no admite la cancelación parcial de una marca multiclase. Esto significa que si la marca es usada en al menos uno de los productos o servicios amparados por el registro, ese uso es suficiente para preservar el registro en todas las clases, aunque no se esté comercializando bajo esa marca en las demás.
Este criterio es relevante para empresas que registran sus marcas en múltiples clases de forma preventiva: el uso en una sola clase protege la totalidad del registro.
Excepciones: fuerza mayor como defensa frente a la cancelación
La cancelación por falta de uso no procede si el titular del registro demuestra que el no uso se debió a causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Algunos ejemplos reconocidos incluyen el desabastecimiento de materia prima, problemas en la cadena de producción o distribución, o situaciones de emergencia que imposibiliten la comercialización del producto o servicio.
En estos casos, la carga de la prueba recae sobre el titular: deberá acreditar fehacientemente que el cese del uso no fue una decisión propia sino una consecuencia de circunstancias que escaparon a su control.
Cancelación y oposición: ¿qué sucede cuando se tramitan en paralelo?
El Decreto N°277/2014 también reguló la interacción entre la acción de cancelación y otros procedimientos marcarios. Si se inicia una acción de cancelación sobre una marca que está siendo invocada como fundamento de una oposición o de una acción de anulación, ese trámite queda suspendido hasta que la cancelación se resuelva definitivamente.
Este mecanismo tiene un impacto práctico importante: si un tercero se opone a tu solicitud de registro basándose en una marca que no usa, podés iniciar la cancelación de esa marca como estrategia defensiva y lograr que la oposición quede suspendida en el ínterin.
Comparativa: ¿cómo funciona en otros países?
A diferencia de Uruguay, países como México y Estados Unidos requieren que el titular declare el uso de la marca al momento de solicitar la renovación. La no presentación de esa declaración produce la cancelación automática del registro, sin necesidad de que un tercero la solicite.
El sistema uruguayo es más flexible en ese sentido: no exige declaración de uso periódica, pero sí habilita a terceros interesados a impugnar el registro en cualquier momento si pueden demostrar la falta de uso.
¿Por qué es importante el asesoramiento jurídico en esta materia?
El régimen de cancelación por falta de uso opera tanto antes como después de la concesión del registro. Antes, porque podés valerte de esta herramienta para atacar marcas preexistentes que bloquean tu solicitud. Después, porque tu propio registro puede ser objeto de una acción de cancelación si no lo usás de forma continua y documentada.
Contar con asesoramiento especializado permite anticipar estos riesgos, documentar el uso de forma adecuada y actuar estratégicamente cuando surgen conflictos marcarios.
Te recomendamos leer nuestro artículo sobre cuánto cuesta registrar una marca en Uruguay.
¿Tenés dudas sobre el uso o la vigencia de tu marca?
En Dubourg podemos ayudarte a evaluar si tu marca está en riesgo de cancelación, asesorarte sobre cómo documentar su uso o representarte ante la DNPI en caso de que debas iniciar o responder una acción de cancelación. Contactanos y coordinamos una consulta sin costo.
